根據(jù)慕尼黑州法院2022年11月25日的判決，在不存在特殊情況的 SEP 案件中，新的不合比例抗辯通常并不能為實施者提供附加抗辯（即除FRAND 抗辯以外），前提是 SEP 持有人已遵守其 FRAND 義務(wù)。

一、德國專利法立法背景

根據(jù)2021年《德國專利法》第 139款第1項第3句，“基于個案的特殊情況和誠信原則，禁令請求給侵權(quán)人或第三方遭受不成比例且非因?qū)Ｓ袡?quán)導(dǎo)致的困難時，則排除該請求。(Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umst?nde des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverh?ltnism??igen, durch das Ausschlie?lichkeitsrecht nicht gerechtfertigten H?rte führen würde。)”

該條款是在德國工業(yè)界的鼓動下于 2021 年增設(shè)的，目的是限制自動禁令。然而，立法者對新條款的解釋性備忘錄明確指出，該條款應(yīng)用于明確自動禁令的頒發(fā)，而非質(zhì)疑之。作為德國憲法的一般原則，比例原則適用于國家當(dāng)局的任何行為，包括法院判決。事實上，盡管不太情愿，但德國聯(lián)邦專利法院早在2016年審理“熱交換器”案時就適用過比例性原則（2016年5月10日XZR 114/13 – ?W?rmetauscher）。

正如在立法程序中清楚地表明并由解釋性備忘錄所確認(rèn)的那樣，立法者的目的是將不合比例抗辯限制在特殊情況下。這一規(guī)定隱含在該條款的措辭中，稱“不合比例的困難 [...] 并非專有權(quán)所致”。相反，任何專有權(quán)及其執(zhí)行（例如，排除任何第三方使用該權(quán)利）所固有的任何困難和邏輯后果都不能構(gòu)成比例性抗辯的理由。

在判斷（不合）比例原則時，必須在整體利益衡量中考慮所有“個案情況”和“誠信原則”。新條款的解釋性備忘錄示例列舉了所需考慮的某些方面，例如：

? 侵權(quán)人是否試圖獲得許可；

? 專利所有人的利益是否僅僅體現(xiàn)在金錢上；

? 該專利是否僅涉及一項復(fù)雜產(chǎn)品的微利潤組件；或者

? 是否會影響到重要的第三方利益（例如，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施）。

二、慕尼黑州法院判決

慕尼黑州法院已在三個平行的 SEP 案件中對不合比例的抗辯作出裁決。

根據(jù)慕尼黑州法院的說法，專利持有人通過許可方式利用其專利這一事實并不能將請求禁令救濟歸類為不合比例，特別是在 SEP 案件中。如果 SEP 持有人遵守其 FRAND 義務(wù)，則不能認(rèn)為 SEP 持有人的利益具有金錢性質(zhì)這一事實而責(zé)難SEP 持有人。其利益的初步金錢性質(zhì)是由于 SEP 持有人有義務(wù)提供和協(xié)商 FRAND 許可——正如其FRAND聲明和反壟斷法所規(guī)定的那樣。在不合比例抗辯時，不得要求 SEP 持有人遵守這些義務(wù)。

因此，如果 SEP 持有人遵守其 FRAND 義務(wù)，若不存在特殊情況，不成比例抗辯不會為實施者提供附加抗辯。在許可談判結(jié)束之前，SEP持有人不必放棄啟動司法訴訟來避免不合比例的抗辯。否則，德國專利法第 139 條確立的規(guī)則與例外關(guān)系將被顛倒，其立法目標(biāo)將被誤解。

此外，法院辯稱，至少在FRAND案件中，針對復(fù)雜產(chǎn)品的SEP不能考慮不成比例性。這是因為實施者通常有權(quán)根據(jù)FRAND條款簽訂許可協(xié)議。許可協(xié)議尚未簽訂是實施者的過錯（如果SEP持有人遵守了其FRAND義務(wù)）。在權(quán)衡利益時，也必須考慮實施者不愿意獲得許可證的情況。

慕尼黑州法院的裁決并不令人驚訝，總體上符合德國法院對不合比例抗辯的嚴(yán)謹(jǐn)看法。然而，該判決依然給出了以下三大啟示。

三、三大啟示

首先，德國立法者打算引入不合比例抗辯對自動禁令做出澄清，其目的是在極其特殊情況下將用作自動禁令矯正的比例原則的強制性所適用的法律編纂成法典。在德國司法實踐中，不合比例抗辯對絕大多數(shù)專利侵權(quán)案件的結(jié)果幾乎沒有影響。

其次，這種推論更適用于SEP案件。在這種情況下，慕尼黑州法院似乎將強加給當(dāng)事人雙方的所謂“FRAND 舞蹈(指SEP 所有者和實施者在談判期間處于極不確定狀態(tài)時所需的談判步驟)”義務(wù)作為利益平衡的結(jié)果，其通常決不能因為不合比例而使雙方利益失衡。因此，在 SEP 所有人遵守其 FRAND 義務(wù)且無特殊情況的 SEP 案件中，實施者通常很難以不合比例為由提出抗辯。

最后，正如慕尼黑州法院所承認(rèn)的，這些在特殊情況下可能會有所不同。第三方的重大利益（例如，維護關(guān)鍵電信基礎(chǔ)設(shè)施的公共利益）是否屬于這種特殊情況還有待觀察。

（來源：知產(chǎn)力-鄭友德 ?華中科技大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)與競爭法中心）（圖源網(wǎng)絡(luò)，侵權(quán)必刪）